2005年7月29日，北京市第一中级人民法院（以下简称法院）审结了刚立案就引起国内媒体广泛关注的（2005）一中民初字第3254号“海尔”手机专利侵权案。本案之所以能引起广泛关注，主要是因为一个名叫“解文武”（以下简称原告）的自然人状告国内最重视自主知识产权的领军企业“青岛海尔通信有限公司”（以下简称海尔公司）专利侵权。
笔者作为该案被告海尔公司的代理人，充分运用了“禁止反悔”原则并获得法院支持。在此，对该原则在专利侵权诉讼中的具体适用做如下评述。
一、案情简介
2005年3月15日，原告向北京市第一中级人民法院起诉称：原告研究总结出的“手机自动隐形拨号报失的实现方法”于 2003年12月3日获得国家发明专利；2004年5月，原告在市场上发现了海尔公司的海尔信鸽3100手机（以下简称海尔手机）具有“智能防盗”功能，原告认为海尔手机的该功能是对原告上述发明的仿制，构成专利侵权。原告遂请求法院确认海尔手机的“智能防盗”技术特征落入了原告专利权保护范围，并判令海尔公司停止销售具有“智能防盗”功能的海尔手机。
2001年12月19日，原告向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐性拨号报失的实现方法”的发明专利。2003年5月23日，国家知识产权局向原告发出第一次审查意见通知书，载明：权利要求1、3、23、24、45相对于对比文件1和对比文件2不具有专利法第22条第3款规定的创造性。审查意见通知书要求原告提交意见陈述书，论述其专利申请可以授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能进行授予专利权。2003年6月27日，原告向国家知识产权局提交了意见陈述书，并强调：“……③本发明在拨号报失的同时，用户处于正常使用状态，也就是说，本发明的自动报失并不影响当前用户使用。另外，从发明的目的和效果来看，对比文件1和对比文件2师为了禁止非授权用户使用，而本发明主要是为了报失，本发明允许当前用户正常使用，但如果该用户为非法用户，则拨号报失，再该用户毫无察觉的情况下，就达到报失的目的，效果明显不同。”2003年12月3日，国家知识产权局在原告修改申请文本的基础上授予了该申请发明专利权并予以公告。
本案中，原告明确主张海尔手机的智能防盗方法侵犯了其专利的独立权利要求1。该专利的独立权利要求1载明：“一种手机自动隐形拨号报失的实现方法，其特征在于改刚发包括以下步骤：当手机初次使用时，手机的内部处理程序录入合法用户卡所独有的区别于其他用户卡的自身数据或录入合法用户卡所对应的手机号码，并记录合法用户设定的用于自动隐形拨号报失的功能参数以及用于自行修改功能参数和自行合法更换用户卡的功能密码。当手机每次开机使用时，手机的内部处理程序自动检测并比较当前用户卡的自身参数与预先存储的合法用户卡的自身数据是否一致，或检测并比较当前用户卡对应的手机号码与预先存储的合法用户卡对应的手机号码是否一致，如果一致，则正常使用；如果不一致，则正常使用同时按照设定的功能参数自动隐形拨号。”
二、争论焦点：本案是否符合使用禁止反悔的条件
被告海尔公司认为，被控侵权的海尔手机的智能防盗方法与原告专利独立权利要求1所记载的必要技术特征相比存在以下区别：原告专利在检测数据或电话号码不一致时，则正常使用同时按照设定的功能参数自动隐形拨号，而海尔手机的智能防盗方法在插入非法用户卡后，则不能正常使用，并且在预定的时间内显形拨号而非隐形拨号。对比上述区别，原告认为：非法用户不能正常使用的情形是对其专利的变劣，故被控侵权的海尔手机中的智能防盗方法与其专利技术特征是等同的，应适用等同原则判定被控侵权的海尔手机智能防盗方法侵犯了其涉案专利权。对此，被告海尔公司认为：由于原告在专利审批阶段对其权利要求1进行了部分限定和放弃，在专利侵权诉讼中应禁止其反悔。
三、法院认定及判决
法院通过审理后认定：在专利侵权诉讼中，当原告所主张的等同原则与被告所主张的禁止反悔原则在适用上发生冲突时，应当优先适用禁止反悔原则。根据本案原告在专利实质审查阶段向国家知识产权局提交的意见陈述书所记载的内容可以认定，非法用户可以正常适用于非法用户不能正常使用是两种效果完全不同的技术方案。原告是在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在该专利保护范围之外的情形下，才获得了该专利权。也就是说，原告在该专利的审批阶段，为获取该专利的授权，通过书面声明的方式，对该专利权利要求的保护范围作了限制承诺，并因此获得了该专利权。而在侵权诉讼中，原告又主张非法用户不能正常使用的情形是对其专利的变劣，故被控侵权产品与该专利的技术特征是等同的，该主张属于原告对自己在专利审批阶段做作陈述的反悔，不应允许。
法院判决：驳回原告的全部诉讼请求；案件受理费1000元，由原告负担。
四、本案的启示
1.禁止反悔的法律依据
在我国现行的《专利法》及相关司法解释中，均没有明确提出“禁止反悔”的概念。但是笔者认为，就禁止反悔的内容而言，它实际上是对“诚实信用原则”这一“帝王原则”在专利司法实践中的一种具体体现。实际上就是要求专利权人也必须遵守诚实信用的原则，以防止其在专利审批、撤销或无效程序中和侵权诉讼过程中对其同一专利的全ibaohu范围作出前后不一致的解释。基于司法实践的需要，北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第43条明确给出了“禁止反悔”的概念：“禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人喂确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或部分放弃了权利，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。”虽然这仅仅是北京市高级人民法院的一个试行意见，但是它对于北京的法院系统还是有约束力的，所以本案的管辖法院使用禁止反悔原则是有法可依的，法院据此驳回原告的诉讼请求并无不当。
2.适用禁止反悔原则的条件
正因为“禁止反悔原则”在现行的专利法体系中没有一个在全国范围生效的统一规定，因此为了防止司法实践中对这一原则的滥用而过分限制专利权人正当行使其专利权，北京市高级任命法院在上述试行意见中同时还对适用禁止反悔原则的条件作了明确的规定：（1）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且以纪念馆被记录在专利文档中；（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。还应当说明的一点是：禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。
就本案而言，被告海尔公司向法院提出了适用“禁止反悔”的请求，并提交了原告涉案专利的授权审批档案，该档案证明：本案原告在涉案专利的审批授权程序中针对审查意见通知书作了明确的书面答复，并强调非法用户能够正常使用和不能正常使用所达到的效果明显不同。也就是说，原告已经在授权审查将“非法用户不能正常使用”这种情形排除在其权利保护范围之外。而且，原告的这种限制性承诺和放弃都是明示的，同时已经被记录在专利文档之中。那么原告的上述书面答复是否对其专利授予产生了实质性影响呢？这也是非常明确的，原告既然将“正常使用”作为必要技术特征写入了独立权利要求1，自然也就说明它是对专利技术方案产生实质性影响的，否则原告没有必要将附加特征写入独立权利要求来缩小其专利权保护范围。
3.等同原则与禁止反悔原则发生冲突时的适用问题
本案中，原告主张非法用户不能正常使用的情形是对其专利的变劣，所以海尔手机的职能防盗方法与其专利技术特征是等同的，应该适用等同原则判定海尔手机的智能防盗方法构成对其专利的侵权。然而被告海尔公司针对其这一主张提出了应该适用“禁止权利人反悔”，在这种情况下到底应该适用什么样的判定原则呢？北京市高级人民法院的试行意见第44条对此种情形作了解释：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。法院最终采信了海尔公司的意见，禁止本案原告反悔。
五、结语
专利侵权诉讼属于比较复杂的知识产权类诉讼，往往会涉及许多相关法律原则如何适用的问题。具体到本案而言，其中就设计了方法专利举证责任的分配、被告如何选择有效的抗辩策略、是否采用公知技术抗辩、是否适用变劣等同、涉案专利是否属于开拓性发明、是否适用禁止反悔、产品操作手册与产品实际技术方案的对应关系是否唯一等。笔者认为，无论是原告还是被告，只有设计出最合理的诉讼方案，才可能获得对自己最有利的诉讼结果。
注：本案一审判决后，原告不服，向北京市高级人民法院提出了上诉，二审法院审理后驳回上诉，维持原判。
